우리 기업이 해외에 진출하고 확장하는 시기에, 최근 국내외 특허보유 기업이 이를 견제하려는 지식재산권 침해소송이 주로 발생하고 있다. 우리 기업이 해외 대기업에 의해 인수합병되는 것을 방해하기 위한 경쟁사의 침해소송도 발생하는 등 예측하기 어려운 이유로 특허분쟁에 휘말리고 있는 것이다.
◇분쟁대응 절차=첫째, 경고장을 수신했을 경우다. 경고장 수신에 의한 법률적 효과는 ▲경고장 수신일이 특허침해 소송에서 손해배상액 기산일의 산정 기준 ▲간접침해의 고의 요건이 성립되는 것 등이다. 경고장을 수신했다면 특허전문가의 도움을 받아 그 내용을 신속히 파악하고 명시된 기한 내에 회신을 준비해야 한다.
예컨대, 특허권자의 의도가 특허침해를 중지하지 않으면 소송을 제기하겠다는 것인지, 라이선스 체결을 위한 협상 요구인지, 경고장 내용으로 알아볼 필요가 있다. 또한, 해당 발송인인 특허권자가 이미 다른 기업에도 침해소송을 제기했는지를 알수 있는 동종업계 동향 파악도 중요하다. 이를 통해 특허권자가 적극적으로 특허권을 행사하려는 것인지, 합의를 할 가능성은 있는지 등을 판단할 수 있고, 동일한 특허침해에 기한 소송이라면 피소된 회사와 공동 대응전략을 수립할 수 있다.
둘째, 경고장을 발송한 발송인의 의도와 동향을 살피면서, 동시에 대상 특허의 권리사항에 대해 검토하는 것이다. 미국에 출원된 특허의 경우, 미국 특허청의 특허센터 웹사이트(https://patentcenter.uspto.gov/)를 통해 특허서지 정보에서 출원번호, 등록번호, 출원일, 등록일, 출원인, 발명자, 발명의 명칭, 특허 현재 상태 등을 확인해 특허침해 가능성이 있는지 검토해야 한다.
셋째, 특허침해 가능성이 있다고 판단되는 경우, 대상 특허를 무효시킬 수 있는지, 회피설계가 가능한지 등 ‘특허 무효화 전략’을 검토한다. 실무적으로는 특허침해 여부를 분석하는 동시에, 해당 특허의 유효성을 분석해 무효 가능성 전략을 수립하는 것이다. 일반적인 특허의 무효 사유로는 발명의 성립성, 산업상 이용가능성, 기재 불비, 신규성 또는 진보성 등이 될 수 있다.
넷째, 라이선스 또는 크로스 라이센싱 검토가 필요하다. 경고장에 회신할 때, 자사 제품이 특허침해가 확실하다면 특허권자에게 특허 라이선스를 요청하는 것도 현실적인 방안이 될 수 있다. 특허권 자체를 양수하는 것이 아니라, 타인이 특허기술을 사용하도록 특허권자가 허락하는 것을 특허 라이선스라고 한다.
특허 라이선스 계약을 체결할 때 특허권자 입장에서는 최소 보장금액을 선불로 지급받기를 요청할 수도 있다. 로열티 기준액을 매출액 기준으로 산정할지 혹은 순이익 기준으로 산정할지에 대해서도 명확히 해야 한다. 라이선스 기간도 제품의 수명을 고려해 적절하게 설정해야 하고, 분쟁해결 조항도 포함하는 것이 중요하다.
한편, 크로스 라이선스를 통해 특허실시 계약 당사자들이 자기가 가진 특허권 등에 관해 상호 간 실시권을 부여하는 방법이다. 자사가 경쟁사의 침해 주장에 대해 적극적으로 반박하면서, 보유 특허 중 경쟁사가 침해하거나 침해할 가능성이 높은 특허를 제시하고, 크로스 라이선싱 계약 체결을 통한 상호 특허 사용을 허가해 침해소송이라는 국면을 피하는 것이다. 이는 명분도 살리면서 상호이익을 취할 수 있는 전략으로 볼수도 있다.
끝으로 경고장에 대한 회신인데, 법적 효과를 고려하면 무대응은 곤란하고, 경고장에서 다뤄진 사안별로 회신을 준비해야 한다.
우선, 경고장을 수신한 회사는 사내 특허전담조직을 중심으로 경고장 내용과 관련된 제품의 개발자, 특허담당자, 영업·마케팅 담당자 및 주요 임원을 대상으로 특허소송 가능성을 공유한다. 그러면서 향후 특허소송 관련 자료의 수정, 훼손 또는 폐기를 금지한다는 보존의무를 고지하고, 그에 따른 구체적인 의무 이행방법을 서면으로 통지해 ‘소송 증거 보존’ 조치를 하는 것이 바람직하다.
만일, 증거 보존조치를 위반해 문서를 훼손하거나 삭제한 경우 특허소송 중 증거 개시절차(Discovery)에서 문서 변조(Spoliation)로 인정될 수 있으며, 재판부는 사안의 심각 정도를 검토해 그에 따른 처분, 징벌금, 불리한 추정(Adverse Inference)을 명령할 수 있다. 경우에 따라서는 인용 판결(Default Judgment)을 내릴 수도 있다.
요약하면, 경고장 수신 후 내부적으로 검토를 하고, 특허침해 요소가 있다면 특허 라이선스 수용 등 원만한 해결을 원하는 의사표시를 담아 회신하며, 특허침해 중단계획 수립, 제품 회피설계 시도를 동시에 수행하는 것이 바람직하다.
한편, 특허침해 주장이 부당한 것으로 결론을 내 경고장에 관한 회신 없이 무대응으로 일관한다면, 특허권자가 특허침해 소송을 제기해 분쟁에 휘말릴 수 있다. 따라서, 특허침해 주장이 부당하다고 판단되는 경우, 특허침해가 성립하지 않는다는 사실을 명확히 회신과 동시에 손해 보전을 위한 명예훼손, 영업방해에 기한 민형사상 조치 등 법률적 조치를 취할 수 있음을 회신할 필요가 있다.
더 나아가 특허 무효 가능성을 검토해 무효심판을 제기할 수 있음을 회신하는 것도 좋은 전략이다. 통계에 따르면, 특허침해 소송의 90% 이상은 사건소송 초기에 합의로 종결되며, 5% 미만이 판결까지 진행된다는 점을 고려할 때, 특허권자도 특허 무효 등을 통한 패소 가능성을 배제할 수 없기 때문에 판결절차 대신 합의를 원하는 경우가 많으므로 원만한 합의를 고려하는 것도 방법이다.
경고장 수신, 침해소송 피소 등 특허분쟁이 발생한 상황에서 구체적인 조사와 분석을 통한 적절한 대응은 필수적이지만, 이미 발생한 분쟁에 대한 후속 대응전략에는 한계가 있다. 따라서, 인공지능 의료기기 분야의 경우 특성상 제품개발(R&D) 단계에서부터 제품판매를 위한 미국 식품의약품안전처(FDA) 등의 인허가를 준비하면서, 사내 IP 전담팀 구성을 통해 특허전략을 사전에 수립하는 것이 바람직하다.
구체적으로 자사 제품에 적용된 기술을 잘 보호하기 위한 특허 권리화 전략을 세워야 한다. 즉, 잘 설계된 ‘특허 권리화 전략’으로 기업이 보유한 다수의 특허를 체계적으로 정리해 ‘특허 포트폴리오’를 수립하는 것이 중요하다. 특허 포트폴리오란, 단순히 자사 기술보호를 위한 단발적인 특허출원으로 갖춰지는 특허 리스트를 넘어 R&D 초기부터 시장성 검토, 기술성 검토, 특허동향 조사, 특허침해 분석 등을 통해 자사 기술을 광범위하고 완벽하게 보호하고, 나아가 기술 및 시장 진입장벽을 구축하기 위한 전략적 특허출원으로 형성되는 결과물이다.
따라서 분쟁대응 전략에 앞서 분쟁이 발생하기 전부터 분쟁요인을 검토하고, 분쟁 발생 상황에 대비해야 한다. 이와 동시에 특허청의 지식재산권 대응전략 지원사업을 신청하며, 전문가의 조력을 받아 분쟁 발생을 억제하는 예방전략을 실행하는 것이 중요하다. (중기이코노미 객원=조선대학교 김진규 교수, 관세사)
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